Düsseldorf, 28. Dezember 2023 - Die internationale Anwaltskanzlei Bird & Bird erringt in einem laufenden Patentrechtsstreit zwischen NanoString Technologies Inc. (NanoString) und 10x Genomics Inc. (10x Genomics) und dem President and Fellows of Harvard College (Harvard) außergewöhnliche Beschlüsse.

Am 20. Dezember 2023 hat das Oberlandesgericht München (Aktenzeichen 6 U 2359/23 und 6 U 2360/23) entschieden, dass in einem von 10x Genomics und Harvard eingeleiteten Patentverletzungsverfahren die Vollstreckung der Urteile des Landgerichts München vom 17. Mai 2023 (Erste Instanz; Aktenzeichen 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von € 2 Mio. für die NanoString Inc. und € 300.000 für die NanoString GmbH einstweilen einzustellen ist. Es handelt sich um bemerkenswerte Beschlüsse, die auf einem besonderen Rechtsbehelf beruhen.

Mit seinen Beschlüssen vom 20. Dezember 2023, beruhend auf der anwendbaren summarischen Prüfung, bestätigte das Berufungsgericht zunächst die allgemeine Regel, dass eine Aussetzung der Vollstreckung nur in Ausnahmefällen unter besonderen Umständen in Betracht kommt. Eine solche Ausnahme kann aber gegeben sein, wenn ein entscheidungserheblicher Aspekt von der 1. Instanz nicht geprüft wurde, der schwierige Rechtsfragen aufwirft, die nicht eindeutig beantwortet werden können. Dies gilt in Patentverletzungsverfahren insbesondere dann, wenn ein Merkmal des Patentanspruchs im erstinstanzlichen Urteil nicht näher behandelt wird, obwohl hierzu Anlass bestanden hätte.

Zum Hintergrund in aller Kürze: Im erstinstanzlichen Verfahren hatten die Beklagten – vertreten durch das Bird & Bird-Team – die angebliche Verletzung des geltend gemachten Anspruchs in Bezug auf mehrere Anspruchsmerkmale bestritten. In den angefochtenen Urteilen des Landgerichts wurde jedoch ein streitiges Merkmal nicht näher erörtert, und dieses Versäumnis war der Schwerpunkt der Anträge auf einstweilige Einstellung der Vollstreckung der erstinstanzlichen Urteile*.

Es bleibt abzuwarten, ob es den Klägern gelingen wird, die Meinung des Berufungsgerichts im Berufungsverfahren in der Sache umzukehren.

Bjorn Johnson, Vice President, Legal Affairs, bei NanoString Technologies, sagte: “This success of NanoString in Germany is of particular interest as our competitor, 10x Genomics, together with Harvard has brought multiple patent infringement lawsuits against NanoString, in the US, Germany, and the European Union (i.e. at the UPC). As with all complex patent litigation, there may be favorable and unfavorable rulings as these cases are adjudicated. However, NanoString remains confident that we will ultimately invalidate the patents being asserted against us and show that we do not infringe any valid patents - and the recent Higher Regional Court orders are an important step.”

Oliver Jan Jüngst und Dr. Moritz Schroeder, die die erfolgreichen Antragsteller in dieser Sache vertreten, kommentierten: "Die Beschlüsse sind aus unserer Sicht sehr wichtig: Erstens freuen wir uns für unsere Mandantinnen, dass das Oberlandesgericht die durch eine „unvollständige“ Verletzungsprüfung in der ersten Instanz entstandene Rechtslage korrigiert hat. Zweitens halten wir die Entscheidungen des OLG München über den konkreten Fall hinaus für einen wichtigen und gut begründeten Schritt in der nationalen Rechtsprechung, der klarstellt, ob und wann eine Auslassung in einem erstinstanzlichen Urteil eine vorläufige Aussetzung der Vollstreckung rechtfertigt."

NanoString Technologies, Inc. wurde von den folgenden Bird & Bird Anwälten beraten: Partner Oliver Jan Jüngst, LL.M. und Counsel Dr. Moritz Schroeder, beide IP / Patentrecht, Düsseldorf.