Düsseldorf, 28. Februar 2024 - Die internationale Anwaltskanzlei Bird & Bird hat einen herausragenden Erfolg vor dem Berufungsgericht des UPC im laufenden Patentstreit zwischen NanoString Technologies Inc. and Group (NanoString) und 10x Genomics Inc. (10x Genomics) und President and Fellows of Harvard College (Harvard) errungen:

Mit Anordnung vom 26. Februar 2024 hat das Berufungsgericht (CoA) des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) die "Entscheidung und Anordnungen" des Gerichts erster Instanz (Lokalkammer München) vom 19.09.2023 - UPC CFI 2/2023 - aufgehoben und einen Antrag von 10x Genomics/Harvard auf Erlass einstweiliger Maßnahmen zurückgewiesen.

Die Anordnung bezieht sich auf EP 4 108 782 und ist Teil einer globalen Patentrechtsauseinandersetzung zwischen den Parteien. In diesem Gesamtzusammenhang wird um das Stammpatent 2794928 B1 in Deutschland und auf der Ebene des UPC gestritten, wo ein entsprechender Antrag von 10x/Harvard auf Erlass einstweiliger Maßnahmen bereits am 10. Oktober 2023 in erster Instanz abgewiesen wurde (UPC_CFI_17/2023).

Viele erste Male: Der Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen datierte auf den 1. Juni 2023, also auf Tag 1 des UPC. Gegen den Erlass einer Anordnung ex parte wurde eine Schutzschrift durch das Bird & Bird-Team eingereicht. In der Folge lud die Lokalkammer München zu ihrer ersten mündlichen Verhandlung, die am 5. und 6. September 2023 stattfand, und gab dem Antrag am 19. September 2023 im Wesentlichen statt. Damit wurde die erste in 17 Ländern des UPC vollstreckbare Unterlassungsanordnung erlassen (und diese Anordnung wurde dann am 20. September 2023 zugestellt).

Das Team von Bird & Bird reichte jedoch schon am 25. September 2023 die Formalberufung beim CoA ein und legte bereits am 2. Oktober 2023, d. h. noch vor Ablauf der kurzen 15-Tage-Frist gemäß ROP224(1)b, die Berufungsbegründung vor.

Die Anordnung vom 26. Februar 2024 ist nun die erste materielle Entscheidung zu einem Verletzungs-/Rechtsbestandsverfahren des CoA und basiert auf der Grundlage der ersten entsprechenden mündlichen Verhandlung vor dem CoA, die am 18. Dezember 2023 stattfand.

Eine parallele UPC-Hauptsacheklage wegen Patentverletzung durch Harvard/10x und Angriffe auf den Rechtsbestand durch NanoString (sowohl beim EPA als auch beim UPC) sind anhängig. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Hauptverfahren weiterentwickelt. Eine weitere Wendung ergibt sich daraus, dass NanoString in den USA einen Antrag auf Insolvenz nach Chapter 11 gestellt hat, um das Unternehmen zu restrukturieren.

Bjorn Johnson, Vice President, Legal Affairs, bei NanoString Technologies, sagt: "A monumental victory!  Outstanding work by the Bird & Bird team."

Brad Gray, Präsident und CEO von NanoString, sagt: "We have maintained from the outset of this case that the patents being asserted by 10x and Harvard against us are invalid. The court’s ruling is a significant validation of our position. We are grateful to the UPC Court of Appeal for its in-depth analysis of the validity of the patent at issue […]".

Die Bird & Bird-Partner Oliver Jan Jüngst und Dr. Daniela Kinkeldey, die die erfolgreichen NanoString-Beklagten in dieser Angelegenheit vertreten, kommentierten: "Zunächst einmal freuen wir uns sehr für unsere Mandantin, dass das Berufungsgericht die einstweilige Verfügung der Münchener Lokalkammer aufgrund der detaillierten Bedenken hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit aufgehoben hat. Zweitens, und weit über den konkreten Fall hinaus, ist diese erste inhaltliche CoA-Anordnung in einem Verletzungs-/Rechtsbestandsverfahren von historischer Bedeutung und bietet wertvolle Orientierung für künftige UPC-Verfahren."

NanoString Technologies, Inc. (et al.) wurde von den folgenden Bird & Bird Anwält:innen beraten: Partner Oliver Jan Jüngst, LL.M. und Counsel Dr. Moritz Schroeder, Associate Dr. Alexander Bothe, alle Patentrecht, Düsseldorf, Partnerin Dr. Daniela Kinkeldey, Counsel Dr. Jan van Dieck, Counsel Dr. Anne Halbach und Associate Dr. Anna Schadel, alle Patentanwält:innen, München.