Düsseldorf, 20.11.2014: Inhaber von Patenten mit beherrschender Stellung können verpflichtet sein, einem Patentverletzer ein konkretes Lizenzangebot zu unterbreiten, bevor sie eine Unterlassungsklage gegen ihn erheben. Dies geht aus den Schlussanträgen des Generalanwalts Melchior Wathelet im Verfahren des chinesischen Mobilfunkanbieters ZTE gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hervor (Az.: C-170/13).

„Folgt der EuGH der Argumentation des Generalanwalts, hätte dies erhebliche praktische Auswirkungen auf die gerichtliche Durchsetzung sogenannter standardessenzieller Patente“, erklärt Dr. Constantin Kurtz, Partner der auf Patent- und Markenrecht spezialisierten Kanzlei KLAKA Rechtsanwälte in Düsseldorf. „Bisher war der Nutzer verpflichtet, dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu machen. Jetzt wird der SEP-Inhaber verpflichtet, einen konkreten Lizenzvertrag anzubieten.“

Der Inhaber eines Patents, das für einen Standard – im streitigen Fall den LTE-Standard für schnellen Mobilfunk – angeblich essenziell ist, soll danach Verletzer seines Patents künftig nicht mehr ohne weiteres auf Unterlassung in Anspruch nehmen können. Essenziell ist ein Patent dann, wenn man von ihm bei Nutzung eines Verfahrens zwingend Gebrauch machen muss. Normierungsorganisationen wie das European Telecommunications Standards Institute (ETSI), die Standards für Informations- und Kommunikationstechnologien schaffen, sehen in ihren Regeln vor, dass sich Inhaber von essenziellen Patenten dazu verpflichten müssen, jedermann zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien (FRAND = Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) Bedingungen Lizenzen einzuräumen.

Bislang ist für die Praxis in Deutschland die BGH-Entscheidung „Orange-Book-Standard“ (Az.: KZR 39/06) vom 6. Mai 2009 maßgeblich. Danach muss der Nutzer eines Patents, also der angebliche „Verletzer“, dem Patentinhaber ein unbedingtes Lizenzvertragsangebot machen. Dieses muss derart ausgestaltet sein, dass der Patentinhaber es nicht ablehnen kann, ohne gegen das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot zu verstoßen. Außerdem muss der angebliche Verletzer wie ein echter Lizenznehmer gegenüber dem Pateninhaber abrechnen, das heißt Auskunft über seine Umsätze erteilen und die danach geschuldeten Lizenzgebühren zahlen oder bei Gericht hinterlegen. Nur wenn der angebliche Verletzer all dies fehlerfrei beachtet, ist der Patentinhaber gehindert, seinen Unterlassungsanspruch gerichtlich durchzusetzen.

„Nach der bisherigen Rechtsprechung hat der Patentinhaber eine sehr starke Verhandlungsposition“, betont Patentrechtsexperte Kurtz. „Umstritten ist bislang zudem, in welchem Umfang der angebliche Verletzer sich parallel zu dem Lizenzangebot noch in der Sache gegen den Verletzungsvorwurf bzw. die Gültigkeit des Patents wehren darf.“ Folgt der EuGH den Schlussanträgen des Generalanwalts, was in der Regel der Fall ist, dann muss der Inhaber eines SEP-Patents künftig von sich aus aktiv werden und die Karten auf den Tisch legen. „Der Generalanwalt sieht den Patentinhaber in der Pflicht, dem angeblichen Verletzer ein schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten. Gleichzeitig hat der angebliche Verletzer das Recht, die tatsächliche Verletzung und den Rechtsbestand des SEP-Patents gerichtlich überprüfen zu lassen“, so Kurtz.

Der angebliche Verletzer muss auf das Angebot des Patentinhabers ernsthaft und zügig reagieren. Nimmt er es nicht an, dann muss er - ohne die Sache taktisch zu verzögern – ein konkretes Gegenangebot zu den vertraglichen Regelungen machen, mit denen er nicht einverstanden ist.

Nach Meinung des Generalanwalts gelten diese Regelungen auch für Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung eines Patents, die ebenso wie der Unterlassungsanspruch dazu führen, dass die entsprechenden Erzeugnisse aus dem Geschäftsverkehr verschwinden. Als problemlos sieht der Generalanwalt dagegen die Geltendmachung von Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüchen an, weil diese letztlich nur dazu führen, dass der Patentinhaber eine angemessene Kompensation erhält.

„Die Umsetzung des Ansatzes des Generalanwalts in der Praxis wird nicht leicht sein. Aber der Vorschlag ist sachgerecht“, betont Patentrechtsexperte Kurtz. „Der Inhaber eines standardessenziellen Patents profitiert von der Aufnahme seines Patents in den Standard in hohem Maße bereits deshalb, weil alle den Standard – und damit das Patent - nutzen müssen, um kompatibel zu bleiben. Das gilt unabhängig von der Frage, ob die technische Lehre, die er gefunden hat, tatsächlich die optimale Lösung ist. Gibt es keine einfache Möglichkeit, eine vergleichbare Technologie auf den Markt zu bringen, die den Standard nicht nutzt, dann dürfte ein solches SEP-Patent regelmäßig eine erhebliche Marktmacht verleihen. Diese beruht aber nicht allein auf der eigenen Leistung des Patentinhabers, sondern zumindest auch auf der Aufnahme des Patents in den Standard.“

Das ist der Grund, weshalb Normungsorganisationen wie die ETSI in ihren Bedingungen Erklärungen vorsehen, dass Inhaber essenzieller Patente jedermann Lizenzen zu FRAND-Bedingungen erteilen müssen. Aufgrund der enormen Vorteile für den Patentinhaber erscheint es dann in der Tat angemessen, wenn er selbst diese Bedingungen formulieren und sie einem angeblichen Patentverletzer anbieten muss. Wichtig ist darüber hinaus, dass der angebliche Verletzer nicht darauf verzichten muss, den Rechtsbestand des SEP-Patents gerichtlich überprüfen zu lassen, um in den Genuss des Zwangslizenzeinwands zu kommen. So wird vermieden, dass ein eigentlich nichtiges Patent nur aufgrund der starken Stellung des Patentinhabers künstlich am Leben gehalten wird.

Hintergrund des Verfahrens ist eine Patentverletzungsklage der Huawei Technologies Co. gegen Ltd ZTE Deutschland GmbH vor dem Landgericht Düsseldorf auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz. Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei besitzt ein europäisches Patent, das als „essenziell“ für den „Long Term Evolution“ (LTE)-Standard gilt. Nachdem Verhandlungen zwischen Huawei und ZTE über den Abschluss eines Lizenzvertrags ergebnislos geblieben waren, klagte Huawei beim Landgericht Düsseldorf auf Unterlassung gegen ZTE. Das Landgericht Düsseldorf legte dem EuGH in diesem Zuge u.a. die Frage vor, ob seitens Huawei ein Missbrauch einer beherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV vorliegt. Die Frage ist von hoher Bedeutung. Alleine für den LTE-Standard wurden mehr als 4 700 Patente als essenziell angezeigt.