Die beim EuGH anhängige Verfahren „Proti“ und „Stofffähnchen II“ können erhebliche Auswirkungen für Markeninhaber haben. Denn Markeninhabern droht beim Schutz eines neuen, modernisierten Logos der Verlust älterer, ähnlicher Marken. Jahrzehntealte Marken könnten ihren Schutz verlieren und erhebliche Werte vernichtet werden. Die EuGH-Urteile werden Auswirkungen für Rechteinhaber, deren Rechtemanagement wie auch für Werbeagenturen haben.

Den Verfahren liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der BGH hat dem EuGH Verfahren zu Fragen zur rechtserhaltenden Benutzung von Marken vorgelegt (Beschlüsse I ZR 84/09-Proti, I ZR 2006/10): Markeninhaber hatten ihre Marken einem Redesign unterzogen. Es stellt sich die Frage, ob durch die alleinige Nutzung der neuen eingetragenen, abgewandelten Marke gleichzeitig auch die alte, in dieser Form nicht mehr verwendete Marke, rechtserhaltend benutzt wird oder ob ein Rechtsverlust der älteren Marke infolge Nichtbenutzung droht.

„Bisher galt die rechtserhaltende Markenbenutzung durch ein abgewandeltes, ebenfalls eingetragenes Zeichen in Deutschland als gesichert“, erläutert Dr. Martin Gebhardt, Partner der Wirtschaftskanzlei Zirngibl Langwieser. Hintergrund für die Vorlagen des BGH ist ein Urteil des EuGH aus dem Jahr 2007. Damals hatten die europäischen Richter entschieden, dass eine eingetragene (ältere) Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt wird, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist.

Die deutsche Rechtsprechung ist dieser sog. „BAINBRIDGE“-Entscheidung nicht oder nur zurückhaltend gefolgt. „Es ist derzeit nicht abzusehen, ob der EuGH von seiner BAINBRIDGEEntscheidung abweichen wird und die markeninhaberfreundliche deutsche Praxis für gemeinschaftswidrig erklärt“, erläutert Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz Dr. Kai Zapfe des Berliner Büros. Die Fortführung der „BAINBRIDGE“-Rechtsprechung des EuGH könnte zu dem kuriosen Ergebnis führen, dass ein Unternehmen bei Schutz eines neuen, modernisierten Logos seine Rechte an dem älteren Zeichen verliert. Auch droht ein vollständiger Verlust der Marke, d. h. auch in der Form des Redesigns, wenn Dritte mit der Marke identische oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnungen vor dem Redesign angemeldet haben. Diesen Drittmarken konnte die Ursprungsmarke nicht mehr entgegengehalten werden.

Zirngibl Langwieser empfiehlt, bis zur Entscheidung des EuGH vorsichtshalber die eingetragenen Altmarken ebenfalls zu benutzen, um in den Fällen des Redesigns von Bestandsmarken keinen Rechtsverlust zu riskieren oder auf Redesign vorerst zu verzichten. „Man kann die alte Marke etwa im Rahmen des Internet-Auftritts geeignet aufscheinen lassen“, so Dr. Gebhardt. Auf jeden Fall muss bei jedem Redesign geprüft werden, wie es sich auf Bestandmarken auswirkt.

Ansprechpartner zum Thema Redesign von Bestandsmarken und den Auswirkungen der erwarteten EuGH-Entscheidung sind im Münchner Standort die Rechtsanwälte Jan F. Krekel, LL.M., Dr. Martin Gebhardt und Katharina Zabl, LL.M., im Berliner Standort Herr Rechtsanwalt Dr. Kai Zapfe.

Über Zirngibl Langwieser

Zirngibl Langwieser ist eine Full-Service-Kanzlei mit derzeit über 50 Rechtsanwälten an den Standorten in München, Berlin, Frankfurt am Main und Wien. Mit der Erfahrung aus mehr als 35 Jahren beraten sie Mandanten in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, darunter nationale und internationale – auch börsennotierte - Gesellschaften, mittelständische Firmen und anspruchsvolle Privatpersonen. Ergänzend pflegt Zirngibl Langwieser enge Beziehungen zu befreundeten Rechtsanwaltskanzleien im Rahmen des LawExchange International, einem Verbund unabhängiger Rechtsanwaltskanzleien aus den Wirtschaftszentren in Europa, Nord- und Südamerika sowie dem asiatischen Raum und begleitet somit Mandanten auch bei ihren internationalen Herausforderungen.

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